恒都法研 | 無需使用證據(jù)也能拿美國商標(biāo)證？很多中國申請人不知道的注冊路徑

提到美國商標(biāo)注冊，大多數(shù)人只知道兩種方式：1(a)類"已使用"和1(b)類"意向使用"。前者要求提交在美國實(shí)際使用的證據(jù)，后者則需要在獲準(zhǔn)注冊前補(bǔ)交使用證據(jù)。這讓無數(shù)跨境賣家和中國品牌陷入困境——要么為制造使用證據(jù)絞盡腦汁，要么因無法證明商業(yè)使用而功虧一簣。

但很少有人知道，《巴黎公約》為國際申請人開辟了一條特殊通道：第44(d)條和第44(e)條。這兩個條款不僅允許申請人在獲得注冊證書前完全無需提交使用證據(jù)，44(d)更能將優(yōu)先權(quán)日期追溯至中國申請日，在商標(biāo)搶注戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

此外，通過馬德里議定書第66(a)條進(jìn)行國際注冊延伸保護(hù)也是一個重要選擇，但屬于不同的申請?bào)w系。

本文將深度解析基于巴黎公約的44(d)和44(e)這一"隱藏路徑"，特別聚焦于國際分類細(xì)分項(xiàng)對應(yīng)和中國商標(biāo)文件要求這兩大核心難題，通過實(shí)戰(zhàn)場景幫助中國申請人最大化注冊成功率。

1.1 基本定義

1.第44(d)條 - 優(yōu)先權(quán)主張（基于巴黎公約）

基于中國商標(biāo)申請的在先優(yōu)先權(quán)，可將優(yōu)先權(quán)日期追溯至中國申請日。需要注意的是，44(d)本身不是獨(dú)立的注冊基礎(chǔ)，它必須配合其他注冊基礎(chǔ)使用（通常是44(e)或1(b)）。

2. 第44(e)條 - 基于海外注冊（基于巴黎公約）

基于中國有效商標(biāo)注冊證進(jìn)行申請，這是一個獨(dú)立的注冊基礎(chǔ)。最大優(yōu)勢是完全無需在美國使用的證據(jù)，注冊范圍不得超過中國注冊范圍。

3. 與66(a)的區(qū)別：

66(a)條款基于馬德里議定書，通過WIPO國際局集中管理

(1) 44(d)/44(e)直接向USPTO提交，基于巴黎公約雙邊關(guān)系

(2) 兩者都無需美國使用證據(jù)，但管理機(jī)制完全不同

如果選擇44(d)優(yōu)先權(quán)主張，需滿足以下全部要求：

條件1：時間限制 - 6個月黃金窗口期

必須在中國商標(biāo)申請日起6個月內(nèi)向USPTO提交美國申請并主張優(yōu)先權(quán)。

舉例說明：

中國申請日：2024年3月15日

• 最晚USPTO申請日：2024年9月15日

• 如果2024年9月16日才申請，則無法主張44(d)優(yōu)先權(quán)

• 但仍可以等中國注冊證下發(fā)后使用44(e)基礎(chǔ)

條件2：必須提供在先申請的三要素

在USPTO申請時必須準(zhǔn)確提供：

• 中國申請日（Filing date）

• 中國申請?zhí)枺ˋpplication number）

• 申請國家（China）

舉例說明：

Foreign Application Information: 

Country: 

China (CN) Application Number: 12345678 Filing Date: March 15, 2024

條件3：商品/服務(wù)范圍的"不超出"原則

美國申請的商品/服務(wù)列表必須等于或小于中國申請的范圍。

條件4：真實(shí)使用意圖聲明

申請人必須宣誓"具有在商業(yè)中使用該商標(biāo)的真實(shí)使用意圖"（bona fide intention to use the mark in commerce）。

這意味著：

? 計(jì)劃在未來進(jìn)入美國市場 → 符合

? 正在與美國經(jīng)銷商洽談合作 → 符合

? 僅為防御性注冊，無任何使用計(jì)劃 → 理論上不符合

注：USPTO不會主動調(diào)查意圖真實(shí)性，但虛假聲明可能導(dǎo)致注冊無效

條件5：最終必須"落地"

在美國商標(biāo)獲得注冊之前，必須滿足以下之一：

• 選項(xiàng)A

  提交中國商標(biāo)注冊證

• 選項(xiàng)B

  提交在美國的實(shí)際使用證據(jù)

場景1：配合44(e)使用（最常見）

• 2024年3月：中國申請（申請?zhí)?2345678）

• 2024年8月：美國申請（主張44(d)優(yōu)先權(quán)）

• 2024年10月：中國注冊證下發(fā)（約7個月）

• 2024年11月：向USPTO提交中國注冊證，轉(zhuǎn)換為44(e)基礎(chǔ)

• 2025年9月：美國注冊證下發(fā)（約13個月總周期）

必備條件：

? 中國商標(biāo)必須已獲得正式注冊（有注冊證）

? 注冊必須有效（未過期、未被撤銷）

? 注冊人與美國申請人必須一致

? 美國申請的商品/服務(wù)不得超過中國注冊范圍

核心優(yōu)勢：

完全免除使用證據(jù)

從申請到注冊，無需提供在美國的任何使用證據(jù)

無意圖聲明要求

與44(d)不同，無需聲明"真實(shí)使用意圖"

獨(dú)立注冊基礎(chǔ)可單獨(dú)使用

無需配合其他基礎(chǔ)

典型時間線：

2023年1月：中國商標(biāo)申請2023年8月：中國注冊證下發(fā)（約7個月）2023年9月：基于44(e)向USPTO申請↓ 無需提供使用證據(jù)2024年7月：美國注冊證下發(fā)（約10-12個月）↓ 仍無需使用證據(jù)2024年至今：持續(xù)有效↓ 注冊后3年內(nèi)固定并保存好商用證據(jù)(以防止被第三方主動撤銷），第5-6年續(xù)展期內(nèi)提交使用證據(jù)。

最常見的實(shí)戰(zhàn)策略是：44(d)優(yōu)先權(quán) + 44(e)注冊基礎(chǔ)的組合

舉例：深圳某消費(fèi)電子品牌"TechPro"

第一步：中國申請（2024年2月1日）

• 商品：第9類"智能手表；無線耳機(jī)；充電器"

• 申請?zhí)枺?2345678

第二步：美國申請（2024年7月15日）

• 主張44(d)優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日回溯至2024年2月1日

• 暫時使用1(b)作為注冊基礎(chǔ)

• 商品："Smart watches; wireless earphones; battery chargers"

第三步：中國注冊證下發(fā)（2024年9月1日）

• 獲得中國注冊證（注冊號9876543），約7個月

第四步：向USPTO提交中國注冊證（2024年9月20日）

• 提交中國注冊證副本+英文翻譯

• 將注冊基礎(chǔ)從1(b)轉(zhuǎn)換為44(e)

• 刪除1(b)基礎(chǔ)，無需再提交使用證據(jù)

第五步：美國注冊證下發(fā)（2025年8月）

• 注冊成功，優(yōu)先權(quán)日仍為2024年2月1日

• 從美國申請到下證約13個月

優(yōu)勢：

• 優(yōu)先權(quán)提前5.5個月（中國申請日 vs 美國申請日）

• 在競爭對手2024年3月申請的情況下，TechPro因優(yōu)先權(quán)更早而勝出

• 全程無需美國使用證據(jù)

1. 中國商標(biāo)注冊證的副本

可以是真實(shí)副本（true copy）、影印本（photocopy）、認(rèn)證副本（certification）或經(jīng)認(rèn)證的副本（certified copy）

關(guān)鍵點(diǎn)

必須是中國商標(biāo)局（CNIPA）出具或認(rèn)證的文件

商標(biāo)公告截圖或網(wǎng)站打印件不符合要求

2. 英文翻譯件

如果中國注冊證不是英文，必須提供英文翻譯

重要

翻譯人員必須簽署翻譯件

無需宣誓、公證或海牙認(rèn)證

• 翻譯人員應(yīng)簽署翻譯件（The translator should sign the translation）

• 不需要宣誓翻譯（but does not have to swear to the translation）

• 不需要公證或認(rèn)證

最佳實(shí)踐 - 翻譯件格式：

TRANSLATION CERTIFICATION  I, [翻譯人員姓名], certify that I am competent to translate from Chinese to English and that the above/attached document is an accurate translation of the Chinese Trademark Registration Certificate No. [注冊號].  Signature: _______________ Date: [日期]

常見錯誤：

? 錯誤1：花費(fèi)數(shù)千元進(jìn)行公證和海牙認(rèn)證（完全不必要）

? 錯誤2：使用未署名的翻譯件

? 錯誤3：僅提交商標(biāo)公告頁而非正式注冊證書

情況A：中國電子注冊證

• 中國商標(biāo)局現(xiàn)已發(fā)放電子注冊證

• 直接打印PDF版本即可，無需特別認(rèn)證

• 建議附上從中國商標(biāo)網(wǎng)下載的證明

情況B：注冊證即將到期

• 如果中國注冊證在美國注冊證下發(fā)前到期，必須提交續(xù)展證明

• 續(xù)展證明同樣需要英文翻譯，翻譯人員簽名

情況C：注冊證信息與申請人不完全一致

• 如中國注冊證上是中文名稱，美國申請使用英文名稱

• 必須提供證明文件說明兩者為同一主體（如營業(yè)執(zhí)照英譯本）

雖然中美都采用尼斯分類，但對商品/服務(wù)的具體描述存在顯著差異：

策略一：前瞻性布局——在中國申請階段就為美國做準(zhǔn)備

場景案例1：深圳某智能硬件品牌

背景：

• 2023年在中國申請第9類商標(biāo)

• 計(jì)劃2年后進(jìn)入美國市場

優(yōu)化策略：

• 在中國申請時，商品描述采用中英文對照

• 中國申請："智能手環(huán)；可下載的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件；耳機(jī)"

• 英文對照："Smart bracelets; downloadable mobile applications for health monitoring; earphones"

結(jié)果：

• 2024年中國注冊證下發(fā)后（約7個月），立即通過44(e)向USPTO申請

• USPTO未發(fā)出任何商品描述澄清要求

• 從美國申請到注冊約11個月

經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：

• 在中國申請時就按照USPTO的ID Manual標(biāo)準(zhǔn)描述商品

• 使用具體而非籠統(tǒng)的商品名稱

• 避免使用只有中國才接受的特殊術(shù)語

策略三：主動提供完整證明材料

當(dāng)商品描述可能引起疑問時，主動在申請階段就提供說明。

場景案例2：杭州某食品企業(yè)（改進(jìn)版）

背景：

• 中國注冊第29類："加工過的堅(jiān)果；腌制蔬菜；豆腐制品"

• 通過44(e)向USPTO申請

初始方案（可能有問題）：

• 直接翻譯："Processed nuts; pickled vegetables; tofu products"

• "tofu products"過于籠統(tǒng)，可能被要求澄清

改進(jìn)策略：

• 在申請時就附上中國注冊證英譯本

• 采用更具體的描述："Processed nuts; pickled vegetables; processed tofu"

• 或在申請說明中注明："The term '豆腐制品' in the Chinese registration refers to processed tofu in various forms"

結(jié)果：

• 主動提供說明，減少審查疑問

• 避免因范圍不清導(dǎo)致的往返補(bǔ)正

情況A：中國使用類別頭

問題：中國允許注冊"第25類-服裝"這種類別頭方式，但USPTO不接受。

解決方案：

1. 查看中國注冊證的"商品/服務(wù)列表"欄

2. 如有具體列舉，以列舉內(nèi)容為準(zhǔn)

3. 如只有類別頭，建議：

a. 向中國商標(biāo)局申請出具說明函

b. 或縮小范圍，僅申請核心商品

c. 或補(bǔ)充商標(biāo)局內(nèi)部檔案中的商品清單

情況B：中文商品名稱無精確英文對應(yīng)

實(shí)例：某茶葉品牌在中國注冊"普洱茶；鐵觀音；龍井茶"

挑戰(zhàn)：

1. 這些是中國特有茶葉品種

2. USPTO ID Manual中沒有對應(yīng)條目

解決方案：

1. 使用通用描述+"namely"具體說明

2. 正確表述："Tea, namely, Pu'er tea, Tieguanyin tea, Longjing tea"

3. 在響應(yīng)Office Action時附上解釋說明這些是茶葉品種名稱

44(e)申請前必查：

中國注冊證是否為CNIPA正式出具（非公告頁）

? 注冊證有效期至少覆蓋到美國注冊預(yù)計(jì)下證日期

? 申請人名稱與中國注冊證完全一致

? 商標(biāo)圖樣與中國注冊完全相同

? 英文翻譯件已由翻譯人員簽名

? 商品/服務(wù)描述已對照USPTO ID Manual檢查

44(d)申請前必查：

? 距離中國申請日未超過6個月

? 準(zhǔn)確記錄中國申請?zhí)?、申請日、申請?/span>

? 美國申請商品范圍未超過中國申請范圍

? 已準(zhǔn)備真實(shí)使用意圖聲明

? 規(guī)劃好后續(xù)提交中國注冊證或使用證據(jù)的時間點(diǎn)

44(d)路徑的時間要求：

1. 中國申請日起6個月內(nèi)必須向USPTO提交

2. 逾期將喪失優(yōu)先權(quán)

3. 建議在第5個月就啟動準(zhǔn)備工作

44(e)路徑的時間規(guī)劃：

• 中國注冊證下發(fā)后立即準(zhǔn)備美國申請

• 不要等到快進(jìn)入美國市場才申請

• 給USPTO審查預(yù)留10-14個月時間

時間規(guī)劃示例：

中國申請日：2024年1月↓ （通常7個月）中國注冊日：2024年8月↓ （建議1個月內(nèi)）USPTO申請日：2024年9月↓ （審查約10-12個月）公告期：2025年7月↓ （1個月無異議+若干行政操作時間）注冊證下發(fā)：2025年10月

不原則1：不籠統(tǒng)

避免："電子產(chǎn)品" → 具體："智能手表；藍(lán)牙耳機(jī)；充電寶"

不原則2：不超范圍

中國注冊"T恤"，美國不能申請"服裝"遵循"等于或小于"原則

不原則3：不自創(chuàng)術(shù)語

使用USPTO ID Manual中的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語避免自己編造的商品名稱

法則4：主動說明策略

何時需要主動說明：

a. 中國注冊使用籠統(tǒng)描述（如"化妝品"、"電子產(chǎn)品"）

b. 商品名稱可能有多種理解（如"豆腐制品"）

c. 使用了中國特有的商品名稱（如"普洱茶"）

主動說明的最佳做法：

a. 在申請時就附上中國注冊證英譯本

b. 在商品描述中使用"namely"列舉具體商品

c. 如需要，在申請說明欄（Additional Statements）中簡要解釋

d. 確保所有具體化的商品在中國注冊的合理理解范圍內(nèi)

法則5：與馬德里體系的協(xié)同考量

建議：

· 如僅需美國市場：選擇44(e)

· 如同時需要?dú)W盟、日本等：選擇馬德里（66a）

· 可兩條路徑并行，互為備份

錯誤做法：

某深圳企業(yè)花費(fèi)8000元做中國注冊證的公證、外交部認(rèn)證、美國領(lǐng)館認(rèn)證

真相：

USPTO明確規(guī)定：翻譯只需簽名，無需公證或任何認(rèn)證

· 浪費(fèi)時間和金錢

正確做法：

• 自行翻譯或找翻譯人員翻譯

• 翻譯人員簽名即可

• 總成本：0-1000元

失敗案例：

• 中國注冊：純中文"智能生活"

• 美國申請：中英文組合"智能生活 Smart Living"

結(jié)果：

• USPTO認(rèn)定商標(biāo)不一致，要求刪除44(e)基礎(chǔ)

• 被迫改為1(b)意向使用，需補(bǔ)交使用證據(jù)

規(guī)避：

• 商標(biāo)圖樣必須完全相同

• 顏色、字體、圖形元素都要一致

• 如有差異，只能選擇1(a)或1(b)基礎(chǔ)

常見情況：

• 中國注冊證：北京XX科技有限公司（純中文）

• USPTO申請：Beijing XX Technology Co., Ltd.（英文名稱）

• USPTO可能要求證明兩者為同一主體

正確處理方式：

情況A - 企業(yè)已在工商部門備案英文名稱：

• 提交營業(yè)執(zhí)照或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營者備案登記表（顯示英文名稱）

• 這是最簡單直接的證明方式

• 外資企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)通常都有官方備案的英文名稱

情況B - 企業(yè)未備案英文名稱：

• 在USPTO申請時，申請人名稱填寫中文："北京XX科技有限公司"

• 在"Transliteration"（音譯）欄填寫英文："Beijing XX Keji Youxian Gongsi"

• 在"Translation"（翻譯）欄填寫："Beijing XX Technology Co., Ltd."

• 這樣USPTO清楚知道英文只是翻譯，不是另一個主體

情況C - 已經(jīng)用英文名稱申請，USPTO提出質(zhì)疑：

• 提交營業(yè)執(zhí)照中英文對照翻譯件（由翻譯人員簽名）

• 或提交公司章程中關(guān)于英文名稱的條款

• 或出具律師聲明，說明英文名稱是中文名稱的翻譯

最佳實(shí)踐：

• 如無官方備案的英文名稱，優(yōu)先使用中文名稱+音譯/翻譯的方式

• 避免讓USPTO誤以為是兩個不同的法律主體

失敗案例：

• 2023年基于2013年的中國注冊證申請

• 中國注冊證將于2024年到期

• USPTO在2024年底準(zhǔn)備下證時，發(fā)現(xiàn)中國注冊已失效

• 注冊被拒絕

預(yù)防：

• 申請前檢查中國注冊證有效期

• 如接近續(xù)展期，先完成中國續(xù)展

• 向USPTO提交續(xù)展證明和英譯本

44(d)和44(e)條款為中國品牌提供了一條獨(dú)特的美國商標(biāo)注冊路徑，特別適合：

1. 已在中國建立品牌但暫未進(jìn)入美國的企業(yè)

2. 希望提前布局美國市場防止搶注的品牌

3. 難以提供美國實(shí)際使用證據(jù)的跨境電商

4. 計(jì)劃未來2-3年進(jìn)入美國市場的創(chuàng)業(yè)公司

關(guān)鍵成功要素：

1. 前瞻性規(guī)劃在中國申請階段就考慮美國標(biāo)準(zhǔn)

2. 文件完整性中國注冊證+簽名英譯本，無需公證認(rèn)證

3. 商品精準(zhǔn)對應(yīng)嚴(yán)守"不超出中國范圍"的鐵律

4. 積極響應(yīng)Office Action必須在3個月內(nèi)妥善處理

立即行動清單：

? 審查現(xiàn)有中國商標(biāo)注冊，評估44(e)可行性

? 對照USPTO ID Manual調(diào)整商品/服務(wù)描述

? 準(zhǔn)備中國注冊證英譯本（翻譯人員簽名即可）

? 如計(jì)劃新申請，在中國階段就采用"雙標(biāo)準(zhǔn)"描述

? 咨詢熟悉中美商標(biāo)法的專業(yè)代理機(jī)構(gòu)

重要提醒：

本文基于USPTO官方《商標(biāo)審查程序手冊》（TMEP）及巴黎公約相關(guān)規(guī)定編寫。中國作為巴黎公約成員國，完全符合44(d)和44(e)的申請資格。具體案件處理應(yīng)咨詢專業(yè)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，本文不構(gòu)成法律意見。

相關(guān)資源：

1. USPTO官網(wǎng)

2. USPTO ID Manual

3. TMEP Section 1004（44(e)要求）

4. 中國商標(biāo)網(wǎng)

關(guān)于翻譯和認(rèn)證的官方依據(jù)：

根據(jù)37 C.F.R. §2.34(a)(3)(ii)-(iii)和TMEP Section 1004.01(b)，USPTO明確規(guī)定：

"If the foreign registration, certificate of renewal, or other certification of renewal from the intellectual property office of the foreign country is not in English, the applicant must provide a translation. The translator should sign the translation, but does not have to swear to the translation."

這意味著：翻譯人員只需簽名，無需公證、宣誓或任何形式的認(rèn)證。